每周评论：涉外定牌加工商标侵权判定之“新思路”究竟新在哪里？

定牌加工

关于涉外定牌加工商标侵权问题，最高人民法院在浦江亚环PRETUL商标案中确立了一个基本思路，即先确定被诉侵权人使用的是不是商标，再确定被诉侵权人对标志的使用是不是商标法第48条规定的“商标的使用”，最后认定被诉侵权人的行为是否构成商标法第57条第（一）项的侵权行为。这一思路，无论在逻辑上还是经验上，都存在着很多不周甚至错误的地方，并没有被各地法院完全接受。一些法院根据个案情况，认定涉外定牌加工方的行为构成商标侵权的情况。岁末年初，广州知识产权法院在一个涉外定牌加工案件中提出了一种“新思路”。

广州知识产权法院

这个一个由加工方主动提出确认不侵权之诉的案件，商标权人反诉加工方侵权，加工方使用的标志为“Valleygirl”，商标权人在中国注册的商标为“valley  girl”。一审的广州白云区法院完全按照前述最高法院的思路，认定加工方的行为不构成商标侵权。二审的广州知识产权法院别出心裁，认为“被诉侵权人不构成直接侵害商标权的行为，但仍有构成间接侵害商标权行为的可能”。二审法院对加工方的行为是否构成教唆、帮助行为进行了分析，最终认为加工方的行为不构成间接侵权，对一审判决予以维持。

加工方的行为不构成直接侵权，未必不构成间接侵权，这在逻辑上当然是对的，但这并意味着这种“新思路”就一定是对的。从已经公开的裁判文书来看，二审法院的分析过程就存在着一些逻辑上的和法律上的错误。

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首先，二审法院把直接侵权与间接侵权作为“行为”来处理，是错误的。直接侵权与间接侵权不是对侵权行为的划分，而是对侵权责任的划分。一个人因自己实施的行为进入了权利人的权利范围或被法律明确规定为侵权行为而承担侵权责任，即为直接侵权；一个没有实施行为或其实施的行为没有进入权利人权利范围的人，因他人实施的行为而承担侵权责任，即为间接侵权。没有实施行为但应当承担责任的情况下，在侵权责任法上并不少见，从替代责任到饲养的动物致害、物件致害，其实都看不到“行为”的影子，我们不能说承担责任的人实施了间接侵权行为。

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其次，姑且不论直接侵权与间接侵权究竟是“行为”还是“责任”，二审法院对于商标直接侵权行为与间接侵权行为的描述也是不准确的。二审法院认为，侵害商标权的行为既包括因商标使用而容易导致混淆的直接侵权行为，也包括行为人虽然并未直接实施商标使用行为，但在明知或应知的情况下教唆他人实施侵害商标权的行为或者故意为他人直接侵害商标权的行为提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络交易平台等便利条件的帮助侵权行为，后两种教唆、帮助行为属于间接侵权行为。实际上，商标法第五十七条规定的侵权行为，除属于“兜底儿”性质的第（七）项之外，有名有姓的就有六项。按二审法院的说法，第（一）项和第（二）项是“因商标使用而容易导致混淆”的直接侵权行为，第（六）项是间接侵权行为，那么，第（三）项至第（五）项的行为，以及第（七）项的行为，该是直接侵权行为还是间接侵权行为呢？

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再次，二审法院脱离具体的侵权行为泛泛地讨论间接侵权，在方法上是错误的。无论我们把间接侵权行为作为一种独立的侵权形态还是作为共同侵权，讨论某种行为是不是间接侵权一定要与一种具体的侵害行为（也就是所谓的直接侵权行为）结合在一起。在著作权法和专利法上，我们一定要指明被侵害的是哪项权利，例如是复制权的间接侵权还是发行权的间接侵权，是制造权的间接侵权还是使用权的间接侵权。在商标法上，则一定要指是商标法第五十七条列明的哪一种侵权行为的间接侵权。以二审法院讨论的教唆和帮助侵权来说，被教唆、帮助的人实施的侵权行为，总是有一个“名目”的，总得在第二条第二款所定义的“民事权益”中找一个能够对应起来的东西。任何学过刑法的人都应当知道，刑法上的教唆犯、帮助犯不是一个罪名，必须根据被教唆、被帮助的行为来确定罪名。

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最后，二审法院在分析加工方的行为是否构成间接侵权时，偏离了案件的争议焦点，有“偷换概念”之嫌疑。本案引发争议的事实上是加工方将“Valleygirl”标志用在了其加工的服装上，加工方请求法院确认不侵权的是这种“用”的行为，商标权人反诉侵权的也是这种“用”的行为，一审法院判定不侵权的还是这种“用”的行为，二审法院理应围绕着这种“用”的行为的法律定性展开讨论。但令人难以理解的是，二审法院在讨论间接侵权时，先否定了教唆，接着审查加工方是否在明知或应知的情况下故意实施为他人直接侵害商标权的行为提供便利条件的帮助侵权行为。在加工货物上“用”涉案标志的行为，竟能与教唆及“提供便利条件”联系在一起，可以说是神逻辑了。在得出加工方构成帮助行为但不构成帮助侵害商标权的行为的结论时，二审法院把加工方的行为描述为“定牌加工”和“出口”，把被帮助的境外委托人的行为称为“使用”商标的行为。一方面，按照二审法院引述的商标法实施条例第七十五条的规定，提供便利条件的行为包括提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络商品交易平台等，不知道二审法院是如何将“定牌加工”和“出口”两种行为与“提供仓储、运输、邮寄、印制、隐匿、经营场所、网络商品交易平台等”的行为联系在一起的。另一方面，境外委托人在进口加工货物后通常是要进行销售的，套到我国商标法上，其行为的性质是商标法第五十七条第（三）项的销售侵权商品，而非第（一）项和第（二）项的使用商标。

广州知识产权法院在这个案件中提出的所谓新思路，如果只是为了解决这个案件中的特殊问题，比如法院认为加工方的行为侵权但从直接侵权的思路得不出想要结论，只好通过间接侵权另寻他路，最终认定加工方侵权，也就不值得大惊小怪了。但是，这个二审案件的结论却是维持原判。在明明完全可以按照一审法院的思路（实际上就是最高法院在浦江亚环PRETUL商标案中确立的思路）来处理的情况下，二审法院却提出了一条新思路，同样得出了不侵权的结论，就非同寻常了。我们之所以关注这个案件，就是因为这种思路一旦被各地法院普遍接受，或者被上一级法院甚至最高法院认可，其影响将非同小可。

“奥妙”之处

仔细研读网上公开的裁判文书，我们发现了二审判决的两个“奥妙”之处：其一，按二审法院的说法，在审查加工方的行为是否构成直接侵权时，不必以加工方是否存在主观过错作为侵权构成要件。这里的意思不是说加工方没有过错也不影响侵权认定，而是有过错也不影响不侵权的认定。其二，加工方是否构成帮助侵权，关键取决于被帮助者的行为是否侵权。在涉外定牌加工这样一个特殊语境下，被帮助者当然就是境外的委托方，加工货物全部出口后委托方在境外的行为当然不会侵害境内商标注册人在中国的商标权。即便境内商标注册人在委托人的行为地国家或地区也有商标权，加工方的帮助行为也只能是对境外注册的商标的侵权行为的帮助侵权，而不是对中国注册的商标的帮助侵权行为，这似乎应该是境外法院来考虑的问题，中国法院有必要来管吗？

因此，我们认为，这种所谓的“新思路”，其实质无非有两点：

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第一，只要加工货物全部出口境外，就不构成直接侵权，加工方有过错也不影响定性；

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第二，只有在加工方有过错且境外委托方的后续行为侵害了权利人在中国注册的商标的专用权时，加工方的行为才构成帮助侵权。

按照这种“新思路”，似乎只有一种情况下的涉外定牌加工才会构成侵权，即境外委托人将加工货物返销中国，而加工方在交付加工货物时知道或应当知道加工货物的用途或销售目的地。在这种情况下，中国的法院为什么不去追究境外委托人及/或境内进口商和销售者的侵权责任，而非要揪住中间可能已经隔了好层关系的加工者不放呢？

与最高法院浦江亚环案相比，这种“新思路”充其量只不过起到了“拾遗补漏”的作用，避免了逻辑上的缺陷，几乎没有任何实质意义。与江苏高院关于“东风”柴油机案和上海知识产权法院的“PEAK”商标案相比，这种“新思路”只不过强化了浦江亚环案的效果、几乎堵死了认定加工方侵权的可能的路径。按照这种“新思路”重新审视这两个案件，这两个案件可能都是错案：“东风”案中加工方有过错而无被帮助的直接侵权行为，“PEAK”案中有被帮助的直接侵权行为却难以认定加工方的过错。

广州知识产权法院在这个案子中的思路，可以算“奇”或“异”，但要说“新”，恐怕还是远远谈不上的。评论者自当慎重！

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